브랜드명은 상표로, 제품의 형상·모양·색채는 디자인으로 나누어 보호받는 것이 일반적입니다. 이때 두 권리는 심사 기준이 서로 다릅니다. 상표등록요건의 핵심은 다른 사업자의 상품과 구별되는 힘인 식별력과 선행 상표와의 비유사성입니다. 디자인등록요건의 핵심은 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성입니다. 따라서 출원 전에 상표는 이름이 상품을 직접 설명하지 않는지를, 디자인은 제품이 이미 공개되지 않았는지를 먼저 확인해야 합니다.
상표등록요건은 구체적으로 무엇을 기준으로 판단합니까?
상표법은 상표등록의 요건과 상표등록을 받을 수 없는 상표를 나누어 규정하고 있습니다. 앞의 것은 표장 자체에 식별력이 있는지를 묻는 기준이고, 뒤의 것은 식별력이 있더라도 공익이나 다른 사람의 권리와 충돌하여 등록할 수 없는 경우를 묻는 기준입니다. 실무에서는 이 두 단계를 차례로 통과해야 등록 가능성이 생긴다고 봅니다.
식별력이 부족하다고 보는 대표 유형
- 보통명칭·관용표장: 그 상품을 일반적으로 부르는 이름이나 동종업계에서 흔히 쓰는 표장입니다. 예를 들어 수건에 '타월'이라는 명칭만 쓰는 경우가 여기에 해당합니다.
- 성질표시 표장: 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 형상 등을 보통의 방법으로 나타낸 표장입니다. '순면', '항균', '초경량' 같은 표현만으로는 등록이 어렵습니다.
- 현저한 지리적 명칭: 널리 알려진 국가·도시·지역 이름만으로 이루어진 표장입니다.
- 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장: 흔한 성씨나 한두 글자의 알파벳, 단순한 도형 등입니다.
다만 식별력이 약한 표장도 출원 전부터 오랫동안 사용하여 수요자 사이에서 특정인의 상품으로 인식되었다면, 사용에 의한 식별력을 근거로 등록될 여지가 있습니다. 이 경우 사용 기간, 매출, 광고 자료 같은 객관적 증거를 갖추어야 하므로 처음부터 조어(造語)나 독창적인 조합으로 이름을 정하는 편이 부담이 적습니다.
식별력이 있어도 거절되는 경우
식별력을 갖추었더라도 먼저 출원되었거나 등록된 타인의 상표와 표장 및 지정상품이 모두 유사하면 등록을 받을 수 없습니다. 그 밖에 국기·국가기관 표장과 동일·유사한 표장, 공공의 질서나 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 표장, 수요자에게 널리 알려진 타인의 상표와 혼동을 일으킬 우려가 있는 표장도 거절 사유가 됩니다. 유사 여부는 외관·호칭·관념을 종합하여 판단하므로, 철자가 다르더라도 발음이 같으면 유사하다고 판단될 수 있습니다.
디자인등록요건은 상표와 어떤 점이 다릅니까?
디자인보호법상 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 말합니다. 따라서 이름이나 로고가 아니라 물건의 겉모습 자체가 보호 대상이며, 같은 물품을 반복해서 생산할 수 있어야 한다는 공업상 이용가능성이 기본 요건입니다.
상표가 '다른 상품과 구별되는가'를 묻는다면, 디자인은 '새롭고 쉽게 만들 수 없는가'를 묻습니다. 출원 전에 국내외에서 공지되었거나 간행물·인터넷을 통해 공개된 디자인과 동일·유사하면 신규성이 없다고 봅니다. 또한 널리 알려진 형상이나 모양을 단순히 조합·변형한 정도라면 창작비용이성이 부정될 수 있습니다.
창업자가 특히 주의해야 할 부분은 자기 제품의 공개입니다. 크라우드펀딩 페이지나 SNS에 시제품 사진을 먼저 올리면 그 게시물이 신규성을 깨는 자료가 될 수 있습니다. 디자인보호법은 공개일부터 12개월 이내에 출원하면서 신규성 상실의 예외를 주장하는 제도를 두고 있습니다. 그러나 해외 출원까지 염두에 둔다면 국가별 기준이 다를 수 있으므로 공개 전 출원을 원칙으로 삼는 편이 안전합니다.
| 구분 | 상표 | 디자인 |
|---|---|---|
| 보호 대상 | 상품·서비스의 출처를 표시하는 표장(문자, 도형, 입체 형상 등) | 물품의 형상·모양·색채 또는 그 결합 |
| 핵심 요건 | 식별력, 선행 상표와의 비유사성, 부등록 사유 해당 여부 | 공업상 이용가능성, 신규성, 창작비용이성, 부등록 사유 해당 여부 |
| 사전 공개의 영향 | 사용 사실 자체는 거절 사유가 아니며, 오히려 사용에 의한 식별력의 근거가 될 수 있음 | 자기 공개도 신규성 상실 사유가 될 수 있어 예외 주장 기간 관리가 필요함 |
| 존속기간 | 설정등록일부터 10년, 갱신 등록으로 계속 유지 가능 | 설정등록일부터 발생하여 출원일 후 20년이 되는 날까지 |
| 대표 거절 예시 | '순면 타월'처럼 품질·원재료만 나타낸 이름 | 시중에 판매 중인 제품과 거의 같은 형상 |
두 권리를 함께 준비할 때 어떤 순서로 점검해야 합니까?
생활용품처럼 이름과 외형이 모두 경쟁력인 상품이라면 상표와 디자인을 따로 검토하기보다 하나의 일정표로 묶어 관리하는 것이 효율적입니다. 일반적으로 다음 순서를 권합니다.
- 공개 일정 확인: 펀딩, 박람회, 쇼핑몰 상세페이지 등 제품 외형이 처음 공개되는 날짜를 먼저 정합니다. 디자인 출원은 이 날짜보다 앞서야 합니다.
- 선행자료 검색: 한국특허정보원이 운영하는 키프리스(KIPRIS)에서 상표와 디자인 공보를 검색하여 유사한 이름과 형상이 있는지 확인합니다.
- 지정상품과 물품 정리: 상표는 니스(NICE) 국제상품분류에 따라 실제 판매할 상품류를 고르고, 디자인은 보호받을 물품의 명칭을 구체적으로 정합니다.
- 식별력 자가 점검: 후보 이름이 상품의 품질·효능·용도를 직접 설명하지 않는지 확인하고, 필요하면 조어나 도형과 결합한 형태를 검토합니다.
- 도면과 견본 준비: 디자인은 정면도·측면도·사시도 등 형상을 충분히 특정할 수 있는 도면이 필요하고, 상표는 실제 사용할 표장 견본을 확정합니다.
- 출원 및 심사 대응: 출원 후 의견제출통지가 오면 지정된 기간 안에 보정이나 의견서로 대응합니다.
특허청은 유행성이 강하고 라이프사이클이 짧은 일부 물품에 대해 일부 요건만 심사하여 등록하는 디자인 일부심사 제도를 운영하고 있습니다(1998년 무심사등록제도로 도입되었고 2014년 일부심사로 명칭이 바뀌었습니다). 유행 주기가 짧은 물품이라면 이 제도의 적용 대상인지도 함께 확인할 필요가 있습니다. 다만 일부심사로 등록되더라도 신규성 등은 이후 이의신청이나 무효심판에서 다투어질 수 있으므로, 등록 사실만으로 권리가 안정적이라고 판단해서는 안 됩니다.
상표등록을 영어로 쓰면 어떤 용어를 사용합니까?
해외 거래처와 소통하거나 영문 상품 설명서를 만들 때 상표등록은 영어로 trademark registration이라고 씁니다. 출원 단계는 trademark application, 등록된 상표는 registered trademark라고 표기합니다. 미국 특허상표청(USPTO)은 상표를 등록한 뒤에 ® 기호를 사용하라고 안내합니다. 출원 중이거나 미등록인 상태에서는 일반적으로 ™ 기호를 씁니다.
| 한국어 | 영문 표기 | 사용 맥락 |
|---|---|---|
| 상표등록 | Trademark registration | 등록 사실을 설명할 때 |
| 상표출원 | Trademark application | 심사 중인 상태를 설명할 때 |
| 식별력 | Distinctiveness | 상표등록요건을 설명할 때 |
| 디자인등록 | Industrial design registration (미국은 design patent) | 제품 외형 보호를 설명할 때 |
| 신규성 | Novelty | 디자인등록요건을 설명할 때 |
여러 나라에 상표를 출원하려는 경우 세계지식재산기구(WIPO)가 관리하는 마드리드 의정서에 따른 국제출원 제도를 이용할 수 있습니다. 다만 각 지정국이 자국 법에 따라 별도로 심사하므로, 국내에서 등록된 상표라도 해외에서는 식별력이나 선행 상표 문제로 거절될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
요건 판단은 상품 구성과 시장 상황에 따라 달라지므로, 위 내용은 일반적인 정보로 참고하시기 바랍니다. 실제 출원 범위와 전략은 하유 특허법률사무소와 같은 변리사 상담 창구를 통해 개별 사안에 맞추어 검토받는 것이 바람직합니다.
자주 묻는 질문
제품 외형을 상표로도 등록할 수 있습니까?
입체적 형상도 상표로 출원할 수 있지만, 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이거나 흔한 형태라면 식별력이 부정되기 쉽습니다. 일반적으로는 외형은 디자인으로 먼저 보호하고, 오랜 사용으로 출처 표시 기능이 생겼을 때 입체상표를 검토합니다.
이미 판매 중인 제품도 디자인등록이 가능합니까?
판매나 게시로 공개된 날부터 12개월 이내라면 신규성 상실의 예외를 주장하며 출원할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 자기 제품의 공개도 신규성을 부정하는 자료가 될 수 있으므로 공개일을 정확히 기록해 두어야 합니다.
상표등록 여부는 어디에서 확인할 수 있습니까?
키프리스(KIPRIS)에서 상표명이나 출원번호로 검색하면 출원·등록 상태와 지정상품을 확인할 수 있습니다. 검색 결과에 유사한 상표가 있는지는 지정상품의 유사성까지 함께 보아야 하므로, 판단이 어렵다면 전문가의 검토를 받는 것을 권합니다.