이 조항이 말하는 것
원두를 직접 볶아 온라인에서 판매하는 1인 사업자를 예로 듭니다. 이 사업자는 상품명 「모래달」을 원두커피에 쓰려고 상표 출원을 준비하고 있습니다. 「모래달」은 설명을 위해 만든 가상의 표장입니다. 출원 전에 특허정보검색서비스(KIPRIS)에서 검색해 보니, 같은 「모래달」이 다른 사람 이름으로 이미 등록되어 있습니다. 다만 그 상표의 지정상품은 원두커피가 아니고 다른 상품류에 속한 상품입니다. 사업자는 류 번호가 다르니 서로 겹치지 않을 것이라고 생각합니다.
이때 읽어야 할 조항은 국가법령정보센터에서 원문을 확인할 수 있는 상표법 제34조 제1항 제7호입니다. 이 조항의 취지는, 먼저 출원되어 등록된 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하려 하면 등록을 받을 수 없다는 것입니다. 상표 등록이 거절되는 대표적인 사유 가운데 하나입니다. 이 글은 이 조항에서 「지정상품과 동일·유사한 상품」이라는 문구 하나만 풀어서 설명합니다. 표장이 상품의 품질이나 원재료를 그대로 나타내서 거절되는 식별력 문제는 이 글에서 다루지 않습니다.
이 조항이 표장뿐 아니라 상품의 유사까지 묻는 이유는 수요자가 같은 이름을 보고 두 상품이 같은 곳에서 나온 것으로 잘못 아는 일을 막기 위해서입니다. 상품 분야가 서로 멀면 이름이 같아도 출처를 혼동할 가능성이 낮다고 보기 때문에, 상표권은 원칙적으로 지정상품 단위로 나뉘어 인정됩니다. 그래서 같은 이름이 서로 다른 사람 명의로 서로 다른 상품에 각각 등록되어 있는 경우도 있습니다. 다만 널리 알려진 타인의 상표와 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에는 별도의 거절사유가 적용될 수 있으므로, 이 글의 설명은 일반적인 선등록상표를 전제로 합니다.
쉽게 풀어 보면
이 조항은 두 가지 조건이 함께 갖추어져야 적용됩니다. 첫째, 표장이 같거나 비슷해야 합니다. 둘째, 상품이 같거나 비슷해야 합니다. 둘 중 하나라도 해당하지 않으면 이 조항을 이유로 거절되지는 않습니다. 그러므로 이름이 같다는 사실만으로 거절이 정해지지는 않습니다. 그렇다고 상품류 번호가 다르다는 사실만으로 안전하다고 볼 수도 없습니다.
가장 많이 오해하는 부분은 상품류 번호가 상품이 비슷한지를 정하는 기준이 아니라는 점입니다. 상품류 구분은 출원서에 상품을 적을 때 쓰는 행정상의 분류입니다. 같은 법에도 상품류 구분이 상품의 유사 범위를 정하는 것은 아니라는 취지의 규정이 있습니다. 상품이 비슷한지는 용도와 기능, 생산과 판매 경로, 주로 사는 사람이 누구인지 같은 거래 실정을 보고 판단합니다. 그래서 같은 류 안에서도 서로 유사하지 않은 상품이 있고, 서로 다른 류에 속해도 유사하다고 판단되는 상품이 있습니다.
심사 실무에서는 이 판단을 돕기 위해 지정상품마다 유사군코드를 붙입니다. 유사군코드가 같은 상품끼리는 원칙적으로 유사한 상품으로 추정해서 심사합니다. 다만 코드는 추정을 위한 도구이므로, 실제 거래 실정이 다르다는 점을 근거로 의견서에서 다툴 여지가 있습니다. 또 상품과 서비스업 사이에서도 유사하다고 판단될 수 있습니다. 그래서 원두커피라는 상품과 카페 운영 같은 서비스업이 함께 문제가 될 가능성도 염두에 두어야 합니다.
첫째 조건인 표장의 유사는 글자 모양인 외관, 읽을 때 나는 소리인 호칭, 떠오르는 뜻인 관념을 기준으로 전체를 관찰해 판단합니다. 예를 들어 「모래달」을 영문으로 옮겨 적은 표장은 글자 모양이 전혀 달라도 읽는 소리가 같으면 유사하다고 볼 여지가 있습니다. 따라서 표장 쪽에서 차이가 있다고 주장하려면 글자 모양만이 아니라 소리와 뜻까지 함께 비교해 보아야 합니다.
상품류 번호와 유사군코드를 나란히 놓고 보면
검색 결과를 읽을 때 상품류 번호와 유사군코드를 구분하면 판단이 훨씬 쉬워집니다. 아래는 두 기준을 항목별로 비교한 것입니다.
- 무엇을 정하는가: 상품류 번호는 출원서에서 상품을 어느 분류에 적을지를 정합니다. 유사군코드는 심사에서 서로 유사하다고 추정할 상품 묶음을 정합니다.
- 유사 판단과의 관계: 상품류 번호가 같은지 다른지는 유사 여부를 결정하지 않습니다. 유사군코드가 같으면 원칙적으로 유사한 상품으로 추정됩니다.
- 검색에서 쓰는 방법: 상품류 번호로만 걸러서 검색하면 다른 류에 있는 유사 상품을 놓칠 수 있습니다. 유사군코드로 검색하면 류가 달라도 같은 코드가 붙은 선등록상표를 함께 확인할 수 있습니다.
- 다툴 수 있는 범위: 상품류 번호만 바꾸어 적는 방법으로는 거절을 피할 수 없습니다. 유사군코드가 같더라도 실제 거래 실정이 다르다는 점을 근거로 의견을 낼 수는 있습니다. 다만 그 의견이 받아들여질지는 사안마다 다릅니다.
「모래달」 사례에 대입해 보겠습니다. 선등록상표의 지정상품이 원두커피와 다른 류에 있더라도, 원두커피와 같은 유사군코드가 붙어 있거나 거래 실정상 함께 팔리는 상품이라면 거절이유가 될 수 있습니다. 반대로 같은 류에 등록되어 있더라도 유사군코드가 다르고 판매 경로와 수요자도 다르다면, 이 조항을 이유로 거절되지 않을 가능성이 있습니다. 결국 출원인이 먼저 볼 곳은 류 번호가 아니라 선등록상표의 지정상품 목록과 각 상품에 붙은 코드입니다.
코드를 비교할 때는 선등록상표 한 건에 지정상품이 여러 개 들어 있을 수 있다는 점도 함께 봅니다. 대표 상품만 보고 거리가 멀다고 판단했는데, 목록 끝부분에 원두커피와 같은 코드가 붙은 상품이 섞여 있는 경우도 생길 수 있습니다. 그러므로 비교는 상표 단위가 아니라 지정상품 하나하나를 단위로 진행합니다. 겹치는 코드가 한 개라도 나오면 그 상품만 따로 표시해 두는 것이 이후 보정 범위를 정할 때 도움이 됩니다.
출원인이 확인할 점
출원하기 전 검색 단계에서 확인할 사항을 준비 목록으로 정리했습니다. 각 항목은 이 조항의 두 조건, 즉 표장의 유사와 상품의 유사를 하나씩 점검하도록 짜여 있습니다.
- 선등록상표의 지정상품 목록 전체를 확인하고, 상품마다 붙은 유사군코드를 적어 둡니다.
- 내가 지정하려는 상품의 유사군코드를 먼저 확인한 뒤, 그 코드로 다시 검색합니다.
- 등록된 상표뿐 아니라 나보다 먼저 출원된 상표도 검색 대상에 넣습니다. 먼저 출원된 상표가 나중에 등록되면 같은 이유로 문제가 될 수 있습니다.
- 글자가 완전히 같은 표장만 찾지 않고, 발음이나 뜻이 비슷한 표장도 찾습니다. 한글과 영문 표기, 띄어쓰기만 다른 표장도 함께 검색합니다.
- 선등록상표가 지금도 유효한지, 존속기간이 끝났거나 소멸된 상태는 아닌지 권리 상태를 확인합니다.
- 실제 사업에 필요한 상품만 지정했는지 점검합니다. 필요하지 않은 상품까지 넓게 지정하면 다른 사람의 유사 상품과 부딪힐 가능성도 함께 커집니다.
목록을 다 점검한 뒤에는 결과를 두 조건에 맞추어 나누어 봅니다. 표장과 상품이 모두 유사하다고 보이면, 출원 전에 겹치는 지정상품을 빼거나 표장을 바꾸는 방안을 먼저 검토합니다. 표장만 유사하고 상품의 코드와 거래 실정이 다르다면 그대로 출원하되, 차이를 설명할 자료를 미리 모아 둡니다. 상품만 겹치고 표장이 다르다면 외관·호칭·관념의 차이를 정리해 두는 것으로 충분한 경우가 많습니다.
검색 결과는 조회한 날 기준의 기록입니다. 따라서 출원 직전에 한 번 더 확인하는 편이 좋습니다. 검색 화면을 조회 날짜와 함께 저장해 두면, 나중에 의견서를 쓸 때 선등록상표와 비교하는 자료로 쓸 수 있습니다. 검색으로 유사 가능성을 줄일 수는 있지만, 최종 판단은 심사관이 거래 실정까지 고려해서 내립니다.
문제가 될 때의 절차
심사에서 이 조항이 문제가 되면 거절이유를 알리는 의견제출통지서를 받게 됩니다. 출원인은 통지서에 적힌 기간 안에 의견서와 보정서를 제출할 수 있습니다. 가장 직접적인 대응은 선등록상표와 유사하다고 지적된 지정상품을 삭제하거나 범위를 좁히는 보정입니다. 원두커피처럼 꼭 필요한 상품만 남기고 겹치는 상품을 빼면, 남은 상품은 등록받을 가능성을 지킬 수 있습니다. 표장이나 상품이 유사하지 않다고 판단되면, 판매 경로나 수요자가 다르다는 점을 보여 주는 자료를 붙여 의견서로 다툽니다.
보정에는 방향의 제한이 있습니다. 지정상품은 삭제하거나 좁히는 방향으로 고칠 수 있지만, 처음 출원서에 없던 상품을 새로 넣는 것은 요지 변경으로 보아 허용되지 않는 것이 원칙입니다. 겹치는 상품을 포기하기 어렵다면 출원을 나누어, 문제가 없는 상품은 먼저 등록 절차를 밟고 다툼이 있는 상품은 따로 대응하는 분할출원을 검토할 수 있습니다.
선등록상표가 실제로 쓰이지 않고 있다면 다른 방법도 있습니다. 법령에는 등록상표를 정당한 이유 없이 국내에서 지정상품에 계속하여 3년 이상 사용하지 않은 경우 그 등록을 취소해 달라는 심판을 청구할 수 있는 규정이 있습니다. 선등록상표에 처음부터 등록받을 수 없는 사유가 있었다면 무효심판도 검토할 수 있습니다. 심판을 청구했다면 그 사실을 의견서에 함께 적어 심사관에게 알리는 것이 좋습니다. 이와 함께, 선등록상표권자의 동의를 받으면 유사한 상표도 등록받을 수 있도록 하는 제도가 최근 법 개정으로 도입되었습니다. 표장과 상품이 모두 동일한 경우는 이 제도에서 제외되는 등 요건이 있으므로, 법령 원문에서 적용 요건과 시행 시점을 확인해야 합니다.
의견서를 제출했는데도 거절결정이 나오면, 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정에 대한 심판을 청구할 수 있습니다. 이런 기한과 요건은 법령 개정에 따라 달라질 수 있으므로, 청구하기 전에 현재 시행 중인 조문을 확인해야 합니다. 이 글은 조항을 이해하도록 돕는 일반 정보입니다. 실제 출원이나 심판의 유불리는 표장과 지정상품의 구체적인 내용에 따라 달라지므로, 필요하면 전문가와 상담해 판단하는 것이 좋습니다.